钟鸣：《商标法》第44条第1款评注

来源：知识产权杂志

原文刊载于《知识产权》2020年第2期，第26-38页。转载请注明出处。因篇幅较长，故注释从略，完整原文见《知识产权》纸质版。

作者简介：

     钟鸣，法学博士，北京市永新智财律师事务所高级顾问

内容提要：经过历次修正，《商标法》第44条第1款从原来的绝对理由和相对理由混合规定转变为现在的单纯绝对理由条款。本文首先分析了该条款的法律适用的各个方面。其次，对其中“不正当手段”规定，结合实践提出，应坚持其绝对理由条款的性质，无需过多地关注商标是否实际使用，而应注重其不正当的意图和行为，应区分转让人与受让人的不同情况以确定是否适用“不正当手段”规定。最后，对2019年修正《商标法》第4条与“不正当手段”规定在法律适用中的冲突进行了研究，建议将对大量抢注和囤积注册行为适用第4条的规定，将“不正当手段”规定作为绝对理由的兜底条款，将诚实信用原则作为相对理由的兜底条款，使商标授权确权法律规则体系更加完善。

关 键 词：不正当手段 恶意抢注 绝对理由 相对理由 兜底条款 诚实信用原则 公序良俗原则

一、立法沿革简述

1982年通过并于1983年施行的《商标法》在规定商标申请条件的第8条中，已经开始将公序良俗原则具体化在其中的第（九）项规定中，但却没有对已注册商标违反公序良俗或者与他人非在先申请商标相冲突的情形作出规定，仅规定了先后核准注册商标之间冲突的争议程序。

1993年第一次修正的《商标法》第8条第1款延续了1983年《商标法》第8条的规定，并在其第27条第1款中将该法第8条和“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的”情形一并作为提起商标争议的理由。根据1993年《商标法实施细则》第25条第1款的规定，当时的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”规定，既包括禁止商标注册和使用的绝对理由，也包括相对理由：该款的第（二）（三）（四）项分别对应2001年《商标法》第13条、第15条和第31条（或2013年《商标法》第32条），而第（一）项是欺骗手段的具体化，第（五）项在当时是兜底性条款，应该涵盖了绝对理由和相对理由两种。

2001年第二次修正的《商标法》开始允许对行政程序的裁决进行司法审查，从此司法机关开始对商标授权确权案件的法律适用发表自己的意见，从一开始对行政机关的做法亦步亦趋到目前已有自己独立的观点。司法实践认为，2001年《商标法》第41条用两款区分了争议程序中的绝对理由与相对理由，其中“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的”规定与该法第10条、第11条和第12条的绝对理由条款放在第41条第1款，而作为依据相对理由条款提起争议的则为第41条第2款，因此在适用时应当分别适用，不可混为一谈。但是，由于现实中侵害他人在先权益的情形比较多，当时的相对理由条款在适用中也存在比较多的人为局限，而且在2001年《商标法》施行之前依据“以欺骗或者其他不正当手段取得注册的”规定处理争议程序中的相对理由争议已经形成惯例，所以实践中仍存在将2001年《商标法》第41条第1款中的“其他不正当手段取得注册的”规定扩大适用于其他相对理由条款“无法适用”的情形。2010年之后，司法机关为遏制大规模抢注行为，将大量申请注册他人在先有一定知名度的商标的行为解释为违反商标注册管理秩序进而适用2001年《商标法》第41条第1款的“其他不正当手段取得注册”的规定。这也带来解释的冲突和理论的不同意见：“如果把‘其他不正当手段’条款解释为绝对事由、又依据其制止大规模抢注，在逻辑上有矛盾。这实际上反映出司法解释在限缩了‘其他不正当手段’条款的含义之后，面对亟待解决的实务问题又不得不放宽解释的一种困局。”

2013年第三次修正的《商标法》在无效宣告程序（原争议程序）中进一步作了区分：把违反绝对理由条款而应宣告无效的情形和违反相对理由条款而宣告无效的情形分别规定在第44条和第45条中，使其在提出主体、提出时限、法律效果等方面的区分更加明晰。

2019年第四次修正的《商标法》在2019年4月23日通过，其中第4条第1款增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，同时将该条作为异议和无效的理由分别放在第33条和第44条第1款中。由于第4条新增规定与第44条第1款的适用有重合甚至冲突，故有必要对相关问题一并予以说明。

二、基本适用规则

（一）作为纯粹程序性规则

《商标法》第44条第1款包含两方面的规则：一是关于注册商标因绝对理由被依职权或者依请求宣告无效的程序性规则，二是关于注册商标因以欺骗或者其他不正当手段取得注册而应宣告无效的实体和程序混合的规则。对纯粹程序性规则而言，并无太多法律适用上的争议和疑问。当一件注册商标违反《商标法》第4条、第10条、第11条或者第12条的规定时，任何人可以在该商标注册后的任何时间向商标评审部门（原商标评审委员会）请求宣告其无效，商标审查部门（原商标局）也可以依职权主动宣告其无效。这显示了商标法对不具有合法性的商标注册绝对排斥的态度，因此没有提出无效宣告请求主体的限制、没有请求时限的限制，甚至允许商标审查部门依职权主动宣告无效。对该部分规则，在实体上，需要适用《商标法》第4条、第10条、第11条或者第12条的规定处理，因此这方面的问题不属于适用《商标法》第44条第1款需要考虑的内容，其中第4条和第44条第1款中“不正当手段”规定的适用关联在本文第四部分专门论述。

（二）作为实体性规则之欺骗手段

作为实体与程序混合的规则，程序部分与前述纯粹程序性规则引用的是相同的规定，因此适用条件也是相同的。实体性规则是用“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”来表达的。通常认为，这种“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的行为损害的是公共秩序或者公共利益，尤其是指那些妨碍商标注册管理秩序的行为。根据司法实践中的理解，该款中违反公序良俗的实体性规则与同一性质的《商标法》第10条，尤其是其第1款第（八）项“不良影响”规定的区别在于：前者规范的是申请注册行为，而后者规范的是申请注册的商标标志，因此通常将这两种情况称为行为事由和对象事由。

对于“以欺骗手段”取得商标注册的理解，实践中争议也不大，基本上沿用了2016年《审查标准》的观点，应当是指以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为，主要包括：伪造申请书件签章的行为；伪造、涂改申请人的主体资格证明文件；伪造其他证明文件等行为。

从“欺骗”的文义及所列举的具体情形来看，是指商标申请注册人在取得商标注册的过程中故意地从事某种主动的行为来“骗取”商标注册部门的信任进而获得商标注册，即这种“欺骗”是以主动作为的方式实施的。当然，什么是在申请文件中欺骗商标审查部门在实践中是有争议的。对于申请注册的商标标志的来源未加说明是否属于欺骗，在不同的法院有不同的理解。比如，在第1236903号“NTK”商标争议案中，诉争商标的标志本身与计算机字体中的“Mama”字体及“Vilmos”字体中“NTK”类似，且诉争商标申请注册人智择公司在香港特别行政区的商标申请过程中对此已经自认，但智择公司在商标局申请注册诉争商标时故意隐瞒上述事实从而使其获准注册。北京市第一中级人民法院认为：这样会鼓励申请人故意选取相关公众不熟知的艺术字体在相同或类似商品上申请与他人在先商标近似商标，从而扰乱正常的商标注册秩序，故属于以欺骗手段获准注册的情形。但是，北京市高级人民法院却认为：商标法及相关法律、法规并未规定商标申请注册人在进行商标申请注册时应当对其注册商标是否为艺术字体变形进行说明并指明其具体文字设计内容，故在商标申请注册人无此项法定义务的情况下，其未对艺术字体内容进行陈述并未违反强制性法律、法规的规定。同时，商标申请注册人若存在此种行为，商标法亦规定了其他条款进行调整，因此一审判决此部分认定缺乏事实及法律依据，应予以纠正。

如果商标申请注册人并不是故意地隐瞒事实而是消极地不告知相关事实导致其商标获准注册，则可能会适用同条款的“其他不正当手段取得注册的”规定来处理。比如，在“祁门红茶”地理标志证明商标无效宣告案中，诉争商标申请注册人祁门县祁门红茶协会在申请注册诉争地理标志证明商标时隐瞒了“祁门红茶”产区地域范围客观的争议，而将该地理标志证明商标的地域范围划定在“小祁门红茶”产区范围内。北京市高级人民法院认为：其未全面准确报告该商标注册过程中存在的争议，尤其是在安徽省工商行政管理局会议纪要提出解决争议的方案后仍以不作为的方式等待商标注册主管机关核准诉争商标的注册，明显违反了地理标志商标申请注册人所负有的诚实信用义务，属于“其他不正当手段取得注册的”情形。

（三）作为实体性规则之“不正当手段”

存在较大争议的是“其他不正当手段取得注册的”（以下简称“不正当手段”）规定的适用。

在2008年之前，商标评审部门曾一度适用“不正当手段”条款制止不属于商标法其他条款规定的恶意抢注行为。2005年的《审查标准》也曾对此予以确认。但是，2008年9月，最高人民法院在“诚联及图形”商标争议案中指出：2001年《商标法》第41条第1款涉及的是撤销商标注册的绝对事由，同条第2款、第3款属于涉及商标注册损害特定权利人民事权利的相对撤销事由。在涉及在先权利的注册商标争议中，应当适用《商标法》第41条第2款、第3款的规定。该案观点被2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称《商标授权确权意见》）第19条所承袭成为司法裁判的基本规则。此后，“不正当手段”规定在司法实践中一直主要适用于违反公序良俗原则的商标注册行为，而不再适用于仅违反诚实信用原则的侵害特定民事权益的抢注行为。这一应用典型的体现是司法机关对公共资源名称抢注行为的规制。在“海棠湾”商标争议案中，诉争商标申请注册人李隆丰利用三亚政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个“海棠湾”商标，还在多个类别的商品或服务上注册了“香水湾”“椰林湾”等三十余件商标，其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。最高人民法院认为：李隆丰抢先申请注册多个“海棠湾”商标的行为以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的以“不正当手段取得注册”的情形。

基于“海棠湾”案的裁判观点，2017年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》）第24条规定：“《商标法》第44条第1款中的‘其他不正当手段’，是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的行为。”最高人民法院在对该条进一步解释时指出：“商标抢注是近年来我国商标法实践中引起较大关注的现象，最高人民法院在相关司法政策中也一贯强调要用足用好现行法律，遏制恶意抢注。该规定起草时曾设想将该情形纳入司法解释的范畴，其征求意见稿第3条曾规定：‘商标申请注册人明显缺乏真实使用意图，大量申请注册与他人有一定知名度的商标、有一定知名度的地名相同或者近似的商标，或者缺乏正当理由申请大量商标，商标评审委员会适用《商标法》第4条、第44条规定不予注册或者宣告无效的，人民法院予以支持。’但由于尚难以统一意见，且对如‘大量’等要件的规定难以量化和确定化，作为司法解释规定条件尚不成熟，最终未能纳入，但实践中仍然可以进一步探索和完善适用条件。”

从上述解释来看，《商标授权确权规定》的本意似乎并不是用来规范大量抢注他人有一定知名度商标的行为。最高人民法院还指出：“该条是对《商标法》第44条第1款‘其他不正当手段’的规定……实践中相关法院根据上述规定的精神，将‘没有真实使用目的，大量抢注他人在先有一定知名度的商标’的行为界定为扰乱商标注册秩序，从而适用《商标法》第44条所规定的不正当手段予以规制。较早的案例如‘蜡笔小新’案，最高人民法院在‘海棠湾’案中亦予以确认。北京市高级人民法院在‘清样’案中认为，该立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终，故商标异议复审案件亦可参照适用。”

上述司法解释施行后，最高人民法院也多次在案件中认可上述法律适用模式。比如，在“MCS.AUTOMATIC”商标无效宣告案中，最高人民法院明确指出：规模性注册与他人在先注册在关联商品、同一行业中相关商品上的商标完全相同或实质相似商标，且申请人并无实际使用意图的，属于“不正当手段”。而且，如果诉争商标申请注册人或者其工作人员有从事知识产权代理工作的经历或者曾经在商标代理工作中有过某种不良记录或者公开售卖商标牟利的，再结合其大量申请商标的行为，可以认定属于“不正当手段”。比如，在“闪银”商标无效宣告案中，诉争商标申请注册人武汉中郡公司在多个类别的商品和服务上申请注册了包括诉争商标在内的一千余件商标，其中包括大量与他人知名品牌相近似的商标。武汉中郡公司两股东刘某、傅某投资设立了北京新华商知识产权代理有限公司，最高人民法院曾认定北京新华商知识产权代理有限公司、傅某作为专业商标代理机构及人员存在违反诚实信用原则，谋取不正当利益的失信行为。武汉中郡公司股东傅某同时为北京名正利通商标代理有限公司股东，该公司在其网站上大量公开售卖商标，武汉中郡公司在起诉状中也明确承认其存在对外售卖商标的行为。据此，武汉中郡公司的前述商标注册行为，并非基于生产经营活动的需要，而是无正当理由大量囤积商标，谋取不正当利益，属于“不正当手段”。因此，应当说，在目前的实践中，“不正当手段”既可以适用于大量抢注公共资源名称的行为，也可以适用于大量抢注其他人在先使用并有一定知名度的各个不同商标的行为。

通过对法院，尤其是最高人民法院适用《商标法》第44条第1款的案件进行考查可以总结出，“不正当手段”规定在规模性抢注的法律适用方面存在如下规律。

第一，抢注公共资源名称的行为。这是当前最无争议的可以适用“不正当手段”规定将其宣告无效或者不予注册的典型情形。

第二，抢注多人各自具有一定知名度的不同商标。如果其中一个权利人依据自己的在先商标提出无效宣告或者不予注册请求时，需要考查多个方面的因素才能确定能否适用“不正当手段”规定，这些因素包括抢注他人商标的数量、是否有使用、是否仅为了囤积并牟取不正当利益，等等。对于抢注的量，案情不同结论可能不同，但近年来抢注商标的数量过100件的基本都能够被宣告无效。诉争商标是否使用需要考虑商标申请注册人申请如此大量的商标到底是为了自己生产经营的需要还是为了囤积并牟取不正当利益，对此后续会进一步讨论。当然，超出自身生产经营需要大多是推定的。对于是否仅为了囤积并牟取不正当利益，除了与自身生产经营需要有关以外，还可以有其他表现，比如在相关网站或者媒体的广告中公开售卖其已经获得注册的商标，或者向真正的权利人提起侵权诉讼主张巨额索赔，或者商标申请注册人或者其工作人员具有商标代理的工作经历等，这些行为都能证明或佐证抢注人具有恶意。当然，问题的关键不在于抢注商标的数量达到多大的量或者抢注人是否有使用的意图，而是综合全案因素去考查抢注人的行为是否超出法律规定的界限。

第三，纯粹的囤积自创商标并牟利的行为，没有对他人有一定知名度商标的“搭便车”，目前大都是由商标审查部门直接予以驳回，少有提出复审和诉讼的，所以司法实践或者商标评审实践还很少遇到。能查找到的一个案例是“玉鉴”商标无效宣告案。北京知识产权法院在该案中认为：诉争商标申请注册人华唯环球公司申请了1836件商标，标识各有不同，涉及多个商品或服务类别，已经明显超出了正常经营需要。现有证据可以证明，华唯环球公司、华唯环球公司的投资人、其关联企业广州华唯商标事务所、北京华唯环球国际知识产权代理有限公司等，通过华唯商标转让网等媒介进行商标买卖，其申请注册了大量商标用于转让获利，该行为严重违反了商标法的立法精神，不仅会导致相关消费者对商品来源的混淆误认，更严重扰乱了正常的商标管理秩序，属于“不正当手段”。该案诉争商标尽管未与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标，但考虑到华唯环球公司的实际经营情况，尤其是现有证据可以初步证明，其明显不具有从事酒类商品生产经营的事实。

第四，对于“不正当手段”规定能否适用于商标驳回和异议程序，在商标审查部门、商标评审部门与法院之间有不同意见。商标审查部门并不同意法院在前述“清样”案所确定的在商标驳回和异议程序中参照或者类推适用该规定的做法，其在驳回规模性囤积商标申请注册时适用的法律依据五花八门，有《商标法》第4条第1款、第7条第1款、第10条第1款第（七）项和第（八）项，等等。在2019年第四次《商标法》修正后，其第4条作为商标驳回、异议和无效的绝对理由分别作了规定，可以预见商标审查部门、商标评审部门与法院应该会统一适用《商标法》第4条处理规模性抢注的行为。当然，在此情形下，《商标法》第4条与“不正当手段”如何协调则成为一个需要讨论的新问题。

三、“不正当手段”的适用争议及其解决

（一）“不正当手段”与侵害私益

虽然最高人民法院在《商标授权确权意见》中认为，“不正当手段”条款并不适用于仅损害特定民事权益的情形，但在具体案件处理中，似乎又经常会有突破。例如在“维多利亚的秘密VICTORIA’S SECRET”商标异议复审案中，北京市第一中级人民法院认为：在诉争商标申请注册日前，“维多利亚的秘密”“VICTORIA’S SECRET”商标在服装等商品上已经具有较高知名度，且除该案诉争商标外，诉争商标申请注册人姜惠娟还在多个类别商品或服务上申请注册了“维多利亚的秘密VICTORIA’S SECRET”商标，足以认定姜惠娟申请注册诉争商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场环境。参照“不正当手段”条款的立法精神，诉争商标的申请注册不应予以核准。在“微信WEIXIN”商标无效宣告案中，法院也认为：诉争商标的原注册人台福公司的法定代表人刘绍银与该案原告、上诉人吴芳芳系夫妻关系，从2011年8月至2017年7月期间，在明知“微信”具有较高知名度的情形下，台福公司仍注册了包括诉争商标在内的多个（6件）含有“微信”字样的商标，并通过转让至吴芳芳名下规避相应的法律风险。其系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的主观故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，原商标评审委员会依据“不正当手段”的规定宣告诉争商标无效并无不当。

从上述案例和北京市高级人民法院2019年《商标授权确权行政案件审理指南》可以确定，他人针对同一商标权利人的商标在相同类似或者不相同不类似商品或者服务上申请注册的，不管在先商标的知名度如何，也不管是否达到大批量、规模性的程度，只要有一定的注册数量和一定的恶意就可以适用“不正当手段”的规定，即法院在一定程度上已经突破了区分绝对理由与相对理由适用不同条款的做法。

但是，同一人的同一商标权利，被诉争商标申请注册人在相同或者不同的商品或者服务类别上多次申请注册，最多属于多次侵害同一权利的行为，该行为通常具有“搭便车”“傍名牌”的恶意，视案件的不同情况可以适用《商标法》相对理由条款，比如第13条、第15条、第30条或者第32条等都应该能够禁止其申请或者注册；如果在不相关商品或者服务上申请注册，是否属于在先商标权所禁止的范围则需要由在先商标的知名度高低确定，而且是否因为多次侵害同一权利就导致对公共利益或者公共秩序的损害而需要适用“不正当手段”的规定，尚未见到比较有说服力的论证。

也许应该考虑的不是所谓大批量、规模性注册的“量”，而应注重其行为的“质”，如学者所说，“还应回归恶意的角度进行综合性的衡量”，即认定商标申请注册人属于“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，但这需要适用2019年《商标法》第4条，在能够适用该条之前也只能采取最高人民法院在“海棠湾”案中的做法，将第4条的规范意旨解释进“不正当手段”规定中。

（二）“不正当手段”与使用行为

在2019年《商标法》施行前，法院通过使用意图或者使用需要的有无来认定“不正当手段”的有无，如果是防御性注册或者并非对他人商标的抢注，则不构成手段的“不正当”。而且，已经使用的事实是否使得该商标不再属于“不正当手段”，也与防御注册、在先商标知名度、申请注册商标的数量以及注册后的行为等有关联，不能一概而论。

首先，存在使用或者使用可能，或者防御性注册、在先商标基本无知名度等情形时，可以认定或推定不构成“不正当手段”。比如，在“SAFETY JOGGER”商标无效宣告案中，法院认定：宝汉鞋业公司2013年2月1日申请注册诉争商标后于2014年开始在“安全鞋”商品上使用该商标，其中，2014年和2015年与贵州百固安全防护装备有限公司之间由购销产生的增值税专用发票金额累计超过134万。宝汉鞋业公司虽然在第9类、第25类商品上还申请了一百余件商标，但其已经就诉争商标在被提起无效宣告请求的2016年8月23日之前进行了真实的商标性使用，也并无在案证据证明其曾经通过转让等方式牟取商业利益，或具有通过转让等明显违背商标内在价值的方式牟利的意图，不应认定诉争商标属于以“不正当手段”获得注册的情形。另外，在“茶の魔手Tea’s magic hand”商标无效宣告案中，法院基于大量注册的商标并不能证明是他人具有知名度的商标且诉争商标申请注册人均系在同类商品或者服务上注册，也未认定并非出于生产经营需要。

其次，当注册数量过多且有转卖牟利的行为时，则即使对部分商标有使用也会认定其构成“不正当手段”。比如，在“爽歪歪”商标无效宣告案中，诉争商标人傅心和申请注册了“乳娃娃”“爽歪歪”等150余枚商标，并对部分商标公开在网上进行出售，虽然其提交了诉争商标在创可贴、清热解毒口服液等商品上的商标授权许可、检验报告、产品包装、发票等使用证据，但法院仍认为，傅心和的商标申请远远超出了经营的正常需要，属于扰乱了正常商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序的行为，构成“不正当手段”的情形，不应予以核准注册。在“sheerlove十分爱”商标无效宣告案中，法院也认定大量囤积注册他人有一定知名度的商标，即使部分商标有使用行为也构成“不正当手段”。

最后，在明知多个不同主体有一定知名度的商标仍予以抢注时，即使有使用的计划，法院也认为构成“不正当手段”。比如，甘肃长城公司自2013年至2017年间申请注册了“西兰石化及图”“中兰石化及图”“中油重工Petro China Heavy Industry”“CCRHY及图”“齐柴动力QICHAIPOWER”“艾法史密斯”“TEREX及图”“FLSMIDTH”等多件商标，虽然甘肃长城公司提交了相应的证据欲证明其对相关的商标已经进行了实际使用，但上述商标中多数与他人在先使用并具有一定知名度的商标相同或相近似，且甘肃长城公司作为石油化工行业的同业竞争者显然应当知晓上述事实，故在其明知他人商标具有一定知名度的情况下，大量注册相关的商标，扰乱了正常的商标注册秩序属于“不正当手段”的情形。

可以将上述案例和法院公开的司法意见简要总结如下。

对于“不正当手段”的认定，“应回归恶意的角度进行综合性的衡量”，“恶意”是主观状态，“不正当”是行为评价，都存在难以量化或者精细化的问题，为此，法院建立了一个关于认定“不正当手段”的基本模型：首先，诉争商标申请注册人要有大量申请注册商标的行为（囤积）。其次，商标的申请量超出了诉争商标申请注册人自身生产经营的需要，其也不具有使用这些商标的意图。最后，由于恶意注册的行为人最关心自己“费尽心机”申请注册的商标能否获得巨大的利益回报，其在商标注册后一般会采取一些成本不高的“使用”行为以便能够尽量避免其商标因连续三年不使用而被撤销。仅以有使用行为作为排除“不正当手段”的条件，就容易被“钻空子”，所以在这个基本模型下，根据实践中的不同情形也会有不同的变化或者不同的尺度。

第一，需要考虑申请商标的数量。如果申请注册的商标，是多个不同主体的有一定知名度商标，则前述所谓的大量，也许几件或者十几件即可满足；但如果申请注册的商标未发现有相当知名度的，则一方面对于“大量”的数量要求相应提高，另一方面还要考查是否有使用以及其他可能的恶意表现。

第二，需要考虑使用商标的意图。如果诉争商标申请注册人即使有使用也是在“傍名牌”“搭便车”意义上使用，尤其是当申请注册的商标属于他人有一定知名度的商标的情形时，实际使用或者意图使用都只会增强认定构成“不正当手段”的可能。但是，当诉争商标申请注册人在申请注册商标上并没有明显的“傍名牌”情形，申请注册商标的类别也大都是此前自己从事生产经营的相关类别的，此时认定构成防御注册的可能性较大，而构成“不正当手段”的可能性较小。法院在之前的裁判中也提到要划分“不正当手段”取得注册与正常的注册行为以及防御注册的区别，以免打击面过大的问题：“认定‘其他不正当手段’的情形，应当采取审慎原则，一方面对确属以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，明显违背商标内在价值，并会对商标注册秩序产生消极影响，有碍于社会主义市场经济诚实守信经营秩序建立的行为，应当予以有效规制；另一方面也应当考虑中国采取商标注册制度，对商标本身的保护更多地考量商品或者服务来源的稳定性和对应性，而非相关主体对特定标志的垄断，故允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，这也是中国商标基本制度所决定的。故此，在对法律所规定的特定情形予以认定时，不能以动摇商标基本注册制度为代价，否则所付出的社会成本将远大于所产生的社会收益，更应当严格认定。”

第三，需要考虑的其他因素。不使用自己申请注册的商标，同时试图售卖以牟利，或者向真正的商标权利人提出转让商标的请求并要求高额转让费，或者向真正的商标使用人提起侵权诉讼主张高额赔偿，或者以提起高额索赔诉讼相威胁的，都能在一定程度上证明诉争商标的申请注册采取了“不正当手段”。这些行为都需要根据具体的案件事实加以衡量。

（三）“不正当手段”与商标转让

虽然商标申请注册人未使用，但将其商标转让给他人，如果该他人受让商标是为了自己的使用并不具有损害公共利益或者公共秩序的行为和意图，可否因此得到豁免不再认定该受让的商标属于“不正当手段”呢？2019年10月11日，国家市场监督管理总局发布的《规范商标申请注册行为若干规定》（以下简称《规定》）在第9条中规定了转让不影响“不正当手段”的认定，但该规定似乎未考虑实践中的复杂情况。比如，对于非侵害他人在先权利的囤积行为，在其商标注册后发生转让的是否都要认定构成“不正当手段”？如果受让人系善意受让且有真实使用或者有真实使用意图的，宣告该商标无效并不能实现对损害公共利益或者公共秩序的商标申请注册人予以惩处的目的，但是如果不对此进行处理又会“激励”商标申请注册人尽早尽快地转让自己申请注册的商标，反而促进囤积交易的行为。为了避免这种两难的境地，实践中对转让行为区分不同情况进行处理。

第一，针对大量申请注册商标的人提出无效宣告请求，该商标申请注册人将自己申请注册的商标转让牟利的，其转让行为可以作为判断是否构成“不正当手段”的参考因素，从而可以结合其他因素作出认定并宣告其商标无效。比如在“BABUDOG及图”商标无效宣告案中，诉争商标的原申请人万泰盛公司名下申请、注册了二百余件商标，其中包括“凯蒂猫”“华伦天奴.米切尔Valentiner.MCHEAL”“超人奥特曼”“万泰盛蜘蛛侠”“哈罗姬蒂”“DENLOPO”等与多个主体在不同领域中具有较高知名度的商标相近似的商标。同时，诉争商标现注册人泉州巴布豆公司亦申请、注册了近二百件商标，其中包括多件包含“BABUDOG”“巴布豆”或“巴布狗”文字或图形的商标以及包含“新佰伦传奇”“钮巴伦嘉年华NBLAND”“哈罗凯蒂”等与他人知名商标名称相似的商标。考虑到万盛达公司在商标转让网站中对上述部分商标进行了出售，泉州巴布豆公司非以使用为目的的商标注册行为，故认定构成“不正当手段”。

第二，大量申请注册商标的人为了规避被无效的风险将自己的商标转让给他人，当能够查明双方之间有恶意串通行为时，即使双方之间的利害关系不明显也应以“不正当手段”为依据宣告其商标无效。比如，前述“微信WEIXIN”商标无效宣告案。当然，如果恶意串通或者利害关系无法认定，“不正当手段”也难以认定。

第三，实践中还有一种与转让类似的情形是，在商标申请注册开始时就由各利害关系人分别申请，每人的商标申请量不足以引起在先权利人或者商标审查部门的注意，但有可能在获得注册后各利害关系人的商标则放在一起运营，如果能够查证各申请人之间的关系，则会认定某一申请注册人的行为构成“不正当手段”。比如，在“IPS”商标无效宣告案中，北京知识产权法院认为：“IPS”本身并无固定含义，厦门协羽塑胶工业有限公司将爱彼亚斯公司在先使用的“IPS”标识作为商标注册缺乏正当理由。而且，厦门协羽公司及其股东之一陈清杉均各自注册了数十个不同的商标，已经超出了正常商业使用的意图，故可认定诉争商标的注册已经构成了扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源之情形，构成“不正当手段”。

最后，如果受让人仅受让一个或者几个商标自用，与转让人无利害关系或恶意串通行为等违反商标法其他规定的行为，则针对受让人提起无效宣告请求时似乎就无法认定其属于“不正当手段”。比如，在“Laduree”商标无效宣告案中，法院认定：诉争商标的原申请人徽商公司申请注册了106件商标，不排除其具有商标囤积行为，但是该案诉争商标已经转让给奥商公司，且无效宣告请求人拉多芮公司未能证明徽商公司与奥商公司之间存在恶意串通的情形，在诉争商标不违反商标法其他规定的情况下，如果宣告诉争商标无效，对于合法受让诉争商标的奥商公司将产生不利影响。因此，在适用该项规定时，应当结合个案的情况进行判断，拉多芮公司提出的在其他无效案件中原商标评审委员会认定徽商公司存在不正当行为不是该案诉争商标应被宣告无效的当然理由。但如果受让人对商标申请注册人此前申请注册的大量商标均予以受让，此时“不正当手段”具有可传递性，对受让人亦可适用。例如在前述“蜡笔小新”商标争议案中，诉争的“蜡笔小新”系列商标由原注册人诚益公司一并转让给江苏蜡笔小新服饰有限公司，法院直接认定：诚益公司具有大批量、规模性抢注他人商标并转卖牟利的行为，构成“不正当手段”的情形，并未考虑转让行为可能导致的“不正当手段”消灭的问题。

四、不以使用为目的的恶意商标注册申请

北京市高级人民法院公布的《审理指南》第7.1条和第17.1-17.5条等条款对《商标法》第4条和第44条第1款的适用有较为细化的意见。国家市场监督管理总局的《规定》对《商标法》第4条、第44条第1款及规制恶意注册相对理由条款的适用也给出了进一步的意见。从《审理指南》和《规定》及其官方解读中可以看出，《商标法》第4条中新增的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”与“不正当手段”在适用上有重合甚至冲突之处，就此需要进一步的分析。

（一）规范意旨与基本规则

立法者在2019年《商标法》修正案草案的起草说明中指出，2019年《商标法》第4条的立法目的在于“规制恶意申请、囤积注册等行为，……增强注册申请人的使用义务”。为了配合新修订的商标法，“规范商标申请注册行为，规制恶意商标申请，维护商标注册管理秩序，保护社会公共利益”，国家市场监督管理总局制定了《规定》。

根据《规定》第12条的表述，其中的第3条是对“恶意申请商标注册”行为的列举。第3条所列举的恶意申请商标注册的具体情形，既包括商标法部分相对理由条款如第13条、第15条和第32条，也包括了2019年《商标法》第4条“不以使用为目的的恶意商标注册申请的”和第44条第1款“以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的”行为，其兜底条款则将违反诚实信用原则、违背公序良俗乃至有不良影响的都纳入其中。

根据《规定》第5条至第7条和《商标法》第33条和第44条第1款的程序性规定，2019年《商标法》第4条“不以使用为目的的恶意商标注册申请的”规定，可以在驳回、异议和无效程序中主动、依职权适用，因此也应当属于绝对理由条款。

根据《规定》及起草部门的解读，2019年《商标法》第4条和《规定》将实现在审查、执法等多个环节有效打击恶意商标申请注册行为，商标审查部门会从主体、行业、商标、在先裁判等因素对申请人的行为进行判断，“如果商标注册部门发现商标注册申请的申请人存在无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源，及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等情形，则会继续审查该申请是否属于不以使用为目的恶意申请商标注册”；如果认为申请人涉嫌恶意申请或者囤积注册的，还可以通过审查意见书的形式要求其作出相关说明。县级以上市场监督管理部门可以对恶意申请商标注册的申请人进行处罚；受处罚的申请人将通过国家企业信用公示系统进行公示。

（二）适用冲突及其解决

根据前述官方文件，受2019年《商标法》第4条规制的恶意申请、囤积注册的行为主要有“无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源，及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等”情形。前已述及，至少对于大量申请商标注册、占用公共资源和在非类似商品或服务上抢注他人商标的，法院在2019年《商标法》施行之前是适用“不正当手段”的规定处理。尤其是《商标授权确权规定》第24条中规定，“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的”属于“不正当手段”，司法解释所列明的情形在2019年《商标法》施行之后似乎都可以适用该法第4条的规定，相应地就面临上述法条适用有何区别的问题。

从2019年《商标法》第4条与“不正当手段”规定的表述来看，两者的区别不在于“恶意申请商标注册”或者“不正当手段取得注册”，而在于是否属于“不以使用为目的”。商标的生命和价值在于使用，第4条不但从反面禁止“不以使用为目的的恶意商标注册申请”，也从正面要求商事主体“在生产经营活动中，对其商品或者服务需要商标专用权的，应当向商标局申请商标注册”，因此前述官方解读所列举的“无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源，及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等情形”表现的就是商标申请注册人没有真实的使用商标的意图、不是为了自身生产经营的需要而注册，相应地《规定》就可以适用2019年《商标法》第4条“将打击关口前移并实现全流程覆盖”，从源头阶段就遏制恶意申请、囤积注册。也就是说，在申请、驳回、异议、无效的各个程序中，如果能够证明诉争商标的申请无真实使用目的且有恶意申请、囤积注册表现的，就可以适用2019年《商标法》第4条。相应地，排除第4条的适用也较简单，只要能证明有使用意图甚至已经进行了使用即可。

但是，“不正当手段”的规定，就不再刻意强调使用目的，而重在行为的实质，因此对于“无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源，及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等情形”，商标申请注册人能证明自己有使用意图或者行为时，虽未必能适用2019年《商标法》第4条，但有“不正当手段”的适用。《规定》虽然将“以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册”列入恶意申请商标注册的行为之中，但其关注的重点还是在第4条的“不以使用为目的恶意申请商标注册的”行为，除了第3条，《规定》通篇再没有其他关于“不正当手段”适用的意见。因此，可以预期2019年《商标法》施行之前适用“不正当手段”规定的各种案件类型将逐步纳入新修《商标法》第4条的适用范围，“不正当手段”的适用也会逐步式微。

北京市高级人民法院在《审理指南》中也持类似的观点：对于“大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的”商业标识的行为，手段表现包括“诉争商标申请注册人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等”的，适用“不正当手段”的规定。对于明显缺乏真实使用意图而“申请注册与有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的”或者“大量申请注册商标，且缺乏正当理由的”，适用《商标法》第4条的规定。申请注册他人有一定知名度或较强显著性的商标或者其他商业标识“情节严重的”或者有“大批量、规模性抢注的”，既可以适用2019年《商标法》第4条，也可以适用第44条第1款“不正当手段”的规定。有使用意图并提交证据证明的可以排除适用第4条的规定，但要排除第44条第1款“不正当手段”的规定的适用，除前述条件外，还要证明诉争商标申请注册时间较早，并实际投入商业使用，即使如此也是“可以根据情况”认定不构成“不正当手段”的情形。

五、结语

虽然有批评，但是司法实践中依然坚持在商标申请注册的绝对禁止理由中区分对象事由与行为事由，在2019年《商标法》施行前第44条第1款“不正当手段”的规定是最主要也是最常用的行为事由，通过目的性扩张的解释方法，也使得该规定成为遏制商标恶意申请注册的主要条款，能够适用于商标授权确权程序的各个阶段。对于何谓“不正当”，虽然司法解释的规定比较抽象而且限于违反公共利益和公共秩序的情形，但司法实践通过引入2019年《商标法》施行前的第4条中“在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的”规定来进一步解释，从而规制那些不以使用为目的的大量申请注册商标的，尤其是恶意、大量申请注册他人在先有一定知名度的商标的行为。也就是说，即使没有2019年《商标法》第4条的新增规定，司法实践也能够解决目前多发的商标恶意注册申请行为。

矛盾的是，司法实践一方面严格区分商标禁止注册的绝对理由与相对理由，在绝对理由中又区分对象事由与行为事由，另一方面却又将作为行为事由的“不正当手段”规定适用于本属于相对理由的侵害他人商业标识等权益的行为中，尤其是在相对理由因限于相同类似商品上的相同近似标志而不能适用时，反而能够通过“不正当手段”的规定予以禁止，由此体现出商标的“财产化”趋势和一定程度上对先申请原则的背离。

除了将“不正当手段”适用于侵害民事权益行为这种难以逻辑化和体系化的情形之外，在商标使用或者商标转让能否排除“不正当手段”适用上也存在矛盾的案例。对此应当从遏制商标恶意注册申请这一根本目的出发进行分析，对于从事正当经营的行为人来说，他们在自己实际使用的注册商标之外另行申请商标注册以预防他人抢注的，只要能够确定其并非为转让商标牟取利益而仅为防御性注册，即可准许。而那些本身就是为了抢注或者囤积而申请注册的，表现为企图转让牟利或者勒索在先使用人等的，即使其为了维持商标而进行了使用也应当宣告其商标无效。至于商标转让与“不正当手段”的认定，则需要通过分析原商标申请人和商标受让人的行为再行判断，不宜一刀切地都认定构成“不正当手段”。具体而言就是，当原商标申请注册人申请的商标并非是与他人在先商业标识相同近似，而属于自创商标的，虽然有囤积的“恶意”，但商标受让人并无此意图、其受让商标仅为自用的，考虑到当前商标申请被驳回的比率偏高、生产经营活动中对注册商标的需求比较迫切的现实，应当对这样的商标受让人网开一面，而应当对原商标申请注册人严格要求。

在2019年《商标法》施行后，之前的实践中适用“不正当手段”的各种情形可以“无缝转移”适用《商标法》第4条的新增规定，前述《规定》和北京市高级人民法院的《审理指南》也体现了这一点。如果统一适用第4条，也免去了对“不正当手段”进行目的性扩张解释使其适用于尚未获得注册的商标的“麻烦”，能够使行政与司法在法律适用上保持一致。由此出现的问题是，在绝对理由中存在“恶意商标注册申请”“不正当手段取得注册”两条含有不确定法律概念的规定，加上对象事由中的“不良影响”，可以说绝对理由中可以作为兜底性条款的就有三个，而在相对理由中却一直缺乏兜底性条款以至于出现“借用”绝对理由条款的实践，即学者批评的绝对理由条款存在“冗余”而相对理由条款不足。在目前商标法本身的规范体系都不完整的情况下，如果仍然刻板、僵化地“严守”这一“残缺的体系”，在法律解释和适用方法上严格区分绝对理由与相对理由、对象事由与行为事由，一方面会导致应予规制的行为“无法可依”招致“法律不健全”的批评，另一方面又会导致重复不断地、叠床架屋式地修法、修例。具有建设性的做法应当是着眼于当下而不是一次次地期待未来的修法，尽可能通过法解释学方法将现有的不完美法律规则解释得趋向于完美，打破现有的区分解释的“桎梏”。比如，在绝对理由方面，对商标恶意注册申请，全面转向适用《商标法》第4条，而第44条第1款的“不正当手段”留待应付将来出现的其他行为，而不是让两个条款并行适用；在相对理由方面，通过对相关条款（比如第30条中的“凡不符合本法有关规定”）的解释将第7条第1款“诚实信用原则”的规定作为相对理由的兜底条款以应对那些仅侵害他人民事权益的恶意注册行为，以期可以一定程度上弥补相对理由条款存在无兜底条款的“漏洞”问题。

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